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PROTECTION DE LA MARQUE A L'INTERNATIONAL

PROTECTION DE LA MARQUE A L'INTERNATIONAL

Aujourd’hui avec la globalisation et internet, le patrimoine immatériel de l’entreprise (par exemple : les données de l’entreprise, les logiciels, les plans, les études en cours, les brevets, les marques, les secrets de fabriques, etc...etc...) est de plus en plus exposé au piratage et à l’espionnage industriel.

Les entrepreneurs doivent, donc, prendre conscience de la valeur du patrimoine immatériel de leur entreprise.

Comment définir et évaluer ce patrimoine ?

On ne peut dissocier cette approche de la vision stratégique de l’entreprise.

Le patrimoine immatériel de l’entreprise se définit par rapport à une vision stratégique de l’entreprise.

Les entrepreneurs doivent se poser différentes questions :

- Quels sont les produits et les services de mon entreprise ?
- Quels pourraient en être les maillons faibles ?
Par exemple : Je travaille à l’exportation, quels sont les marchés menacés ?
Par exemple : l’Asie.

Il faut impérativement entreprendre une politique préventive et anticiper les menaces.

Par exemple :
Dois-je apporter une réponse juridique correspondant à une protection large (stratégie offensive), ou en considération de ma politique commerciale et à l’exportation, vaut-il mieux s’abstenir de prendre des initiatives (stratégie défensive) ?

La contrefaçon représente 200 à 300 milliards d’euros.

Si elle ne se limitait auparavant qu’aux produits des grandes marques, elle touche aujourd’hui tous les produits de consommation : produits numériques (son, image, logiciels), appareils domestiques , jouets, pièces détachées automobiles ou aéronautiques, outillage, produits d’hygiène, médicaments, produits alimentaires, vins et spiritueux, tabacs... bien sûr sans omettre la maroquinerie, l’horlogerie ou le textile...

La contrefaçon est évaluée à :
- 5 à 9 % du commerce mondial soit 200 à 300 milliards d’euros ;
- 12 % du marché mondial du jouet, 10 % de celui de la parfumerie et des cosmétiques, 7 % de celui de l’industrie pharmaceutique... ;
- 19 % des produits contrefaits ont pour destination finale la France contre moins de 5 % en 2001.
- 6 milliards d’euros de perte annuelle en France ;
(Source : C.N.A.C sur http://www.contrefacon-danger.com/ )

La contrefaçon est, donc, devenue un phénomène d’ampleur qui met en jeu l’économie et la santé .

C’est pour cette raison que la vigilance doit être importante.

Les entreprises doivent se rapprocher de leurs Professionnels (Avocats, Conseils des entreprises, Conseils en Propriété intellectuelle etc...etc...) pour qu’ils définissent ensemble cette politique préventive par rapport à la vision stratégique de l’entreprise.

L’entrepreneur et ses Conseils doivent évaluer ensemble quelles réponses seraient à apporter pour une protection adaptée au patrimoine immatériel de l’entreprise .

Dans cet article, nous examinerons tout d’abord, comment étendre ses droits sur les Marques à l’étranger.

Dans un deuxième temps, nous présenterons quelques exemples de Recours aux Contentieux.

Nous prenons l’exemple du droit des Marques, en sachant que les mécanismes concernant les Dessins et les Modèles et le Brevets procèdent des mêmes principes.

COMMENT ETENDRE SES DROITS A L’ETRANGER ?

- Par des dépôts nationaux : sont alors accomplies les formalités de dépôt prescrites par la législation des pays dans lesquels la protection est souhaitée.

En ce qui concerne la France, il convient de rappeler que la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service (art. L. 711-1 à L. 716-16, Code Prop. Intell.) transpose la Directive 89/104 du 21 Décembre 1988.

Pour être valable en France , une marque doit respecter des conditions de fond (a) et des conditions de forme (b) ;

- a) En ce qui concerne les conditions de fond, une marque doit présenter un caractère licite, distinctif et disponible.

- b.) En ce qui concerne les conditions de forme, la marque doit être déposée : les effets de l’acquisition de la protection commencent à partir de la publication de la demande d’enregistrement.

Le droit de marque produit ses effets pendant 10 ans à compter de la date du dépôt, indéfiniment renouvelable.

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés (principe de la spécialité de la marque).

Il est possible de bénéficier, dans les pays membres de la Convention de Paris PARIS (C.U.P.) du 20 mars 1883 de la priorité du premier dépôt français, en y déposant la marque dans un délai de 6 mois à compter de la date du premier dépôt français.

Cette Convention comporte aujourd’hui plus de cent cinquante adhérents parmi lesquels, outre les grands Pays occidentaux industrialisés, de nombreux Pays en voie de développement et, plus récemment, la Chine et l’Inde.

Son objet dépasse le droit des brevets et intéresse l’ensemble de la Propriété Industrielle.
Elle est fondée sur deux principes essentiels :
− Le Principe de l’Assimilation de l’Unioniste au National (énoncé à l’art. 2 de la Convention).
− Le Droit de Priorité (énoncé à l’art. 4 de la Convention).

- Par un dépôt dit "international",

L’Arrangement de MADRID du 4 avril 1891 permettant, par une seule et même formalité, d’étendre à tous les pays membres, ou à certains d’entre eux seulement, les effets du dépôt effectué en France.

Les Etats parties de cet arrangement forment l’Union de Madrid (61 États). Il a le but d’organiser et gérer un système d’enregistrement international des marques.

L’ O.M.P.I. examine la régularité formelle de la demande et, dans l’affirmatif, l’enregistrement est publié au registre international des marques.

Le dépôt enregistré produit ses effets pendant 20 ans à compter de l’enregistrement international et peut être indéfiniment prolongé en renouvelant le dépôt.

Dans chacun des Etats désignés, l’enregistrement a la valeur d’un dépôt national et bénéficie de la priorité Unioniste.

- Par le dépôt d’une Marque Communautaire, titre unitaire de protection pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Le système de la Marque Communautaire est en vigueur depuis le 1er Janvier 1996.

Il est administré par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur « OHMI » situé à ALICANTE (Espagne).

Les marques nationales subsistent et pourront coexister avec la marque communautaire.

La définition de la marque est conforme à la Directive du 21 décembre 1988 sur le rapprochement des marques.

Toutefois, ces conditions de validité doivent être remplies sur tout le territoire de l’Union Européenne.

Parallèlement, le titulaire a un droit exclusif sur la marque communautaire sur tout le territoire de l’Union Européenne.

Elle ne peut être cédée ou transmise que pour l’ensemble de ce territoire.

La durée du droit est de 10 ans à compter du dépôt de la demande, indéfiniment renouvelable.

La sanction des atteintes portées aux droits du titulaire d’une Marque Communautaire sont de compétence exclusive des Tribunaux des Marques Communautaires (en France , c’est le Tribunal de Grande Instance de PARIS).

Il est, par ailleurs, possible de faire des demandes nationales, communautaires et internationales pour une marque. Ainsi, si votre entreprise envisage de déposer votre Marque en France, mais aussi dans l’Union Européenne ou dans le monde, le recours à un Juriste est souvent indispensable, car les conditions de dépôts, les procédures, varient d’un système à l’autre.

LE RECOURS AU CONTENTIEUX

Après avoir examiné les différents outils de protections juridiques offerts par la Propriété Industrielle et Intellectuelle illustrés auparavant dans les précédents Articles, nous pouvons passer à examiner un autre outil de protection juridique :

Le Recours au Contentieux :

Une récente Etude démontre que, malgré les difficultés financières, près de deux tiers des Sociétés interrogées maintiennent des Projets de développement à l’international dans les trois années à venir.

La Chine et l’Inde restent les premières cibles d’expansion.

Toutefois , dans le climat actuel une nouvelle approche est nécessaire pour surmonter les obstacles au développement international :

Les Sociétés ne gèrent sans doute pas la Propriété Intellectuelle , efficacement comme il se devrait, compte tenu des enjeux économiques.

Chaque Etat a une Législation qui lui est propre.

Dans ce contexte, il conviendra de faire appel à un Spécialiste de chaque Pays dans l’hypothèse de contentieux à l’international.

En France, il conviendra de choisir un Avocat ou un Conseil disposant de Réseaux efficaces dans les principaux Pays.

La suite du présent Article est consacrée au modèle français. Nous examinerons le modèle italien dans un prochain Article.

Comment on peut utiliser le contentieux ?

Il faut observer que le contentieux peut être utilisé :
- Comme moyen de règlement des litiges ;
- Comme menace du contentieux ;
- Comme moyen de négociation entre concurrents.

Quelles pourraient être des pratiques juridiques offensives ?

Multiplier les formes de « réservation » de l’information sur les Marques pour :
- L’occupation du terrain concurrentiel
- La dissuasion.

Ainsi, si votre entreprise envisage des développements à l’international dans l’Union Européenne ou dans le monde, le recours à un Juriste est souvent indispensable en ce qui concerne la nécessité d’élaborer :

DES STRATEGIES CONTENTIEUSES

Après avoir examiné comment étendre ses droits sur les Marques à l’étranger , nous allons examiner quelques exemples de Recours aux Contentieux à propos des Marques. Juridiquement, la contrefaçon est une atteinte à un droit de Propriété Intellectuelle (Marque, Brevet, Design, Droits d’auteur) .

Au niveau des marques, elle revêt plusieurs formes :
- La reproduction à l’identique.
- L’imitation, s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
- L’usage.
- L’apposition ou le remplissage.

En pratique , les actes constitutifs de contrefaçon sont divers et variés.

Il peut s’agir de la fabrication, de la vente de la détention en vue de la vente, de l’importation et de l’utilisation des produis contrefaits.

Il s’agit de la contrefaçon directe.

La contrefaçon indirecte vise à sanctionner la complicité de contrefaçon.

Concrètement il s’agit des hypothèses où l’utilisation, la détention ou la vente sont effectuée par une personne autre que le fabricant du produit.

Le titulaire d’un droit de marque peut lutter contre les actes de contrefaçon de sa marque et obtenir des Tribunaux l’interdiction de poursuivre l’utilisation d’une marque et l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.

Mais, il s’agit aussi de sanctionner la fournitures de moyens en vue de la réalisation d’actes de contrefaçon.

Une telle condamnation suppose que l’auteur ait agi en connaissance de cause. Avant d’exercer cette action, la victime de la contrefaçon peut ordonner différentes mesures conservatoires telles la saisie contrefaçon, ou une retenue en douane des objets contrefaits, afin d’établir et d’en conserver une preuve.

Le titulaire du droit de marque peut agir avec l’action en contrefaçon une fois obtenue la publication de la demande d’enregistrement de la marque et seulement pour les faits postérieurs à cette date.

Elle se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause.

Cette action est de la compétence des Tribunaux de Grande Instance.

Si elle opte pour la voie pénale, la victime peut, à son choix, porter son action devant le Tribunal Correctionnel.

Le Tribunal de Grande Instance est exclusivement compétent pour connaître les atteintes à la marque qui ne constituent pas un délit pénal (voie civile).

Les deux actions (civile et pénale) en contrefaçon peuvent déboucher sur l’allocation de dommages intérêts, la confiscation des objets contrefaits, la publication de la décision dans la presse, la destruction matérielle des objets ayant servi à réaliser la contrefaçon, voir, au pénal, la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement dans lequel ont été commis les actes de contrefaçon.

L’action civile, toutefois, semble favorable à l’indemnisation de la victime, alors que l’action pénale favorise logiquement l’aspect répressif.

Le Tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur ou du lieu de la contrefaçon (tous les actes contrefaisant doivent avoir eu lieu en France).

La compétence territoriale internationale est déterminée d’après la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en combinaison avec l’art. 93 du Règlement. (Reg. CE n°40-94 du Conseil du 20 Déc. 1993.

Le titulaire d’une marque qui s’estime contrefait aura le choix entre l’action pénale et la voie civil.

Un Conseil peut vous aider à choisir.

Il faut souligner que l’issue d’un litige n’est jamais certaine et ceci est encore plus vrai en matière de Propriété Industrielle.

Tout d’abord il faut préciser que la bonne foi joue très peu en matière de droit de la Propriété Industrielle.

Le contrefacteur pouvant être sanctionné , alors même qu’il est de bonne foi.

Quels sont les modes de preuve ?

Les actes de contrefaçon peuvent se prouver par tous moyens (la preuve pouvant se faire par tout moyen, par exemple, par un constat d’huissier, par l’achat avec ticket de caisse de marchandises contrefaisantes... , mais la loi a prévu un mode de preuve privilégié de la contrefaçon : "la saisie-contrefaçon ".

Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent faire procéder à une saisie-contrefaçon (saisie description ou saisie réelle) en vertu d’une Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, rendue sur requête.

A défaut pour le saisissant d’avoir introduit son action en contrefaçon dans un délai de 20 jours ouvrables ou 30 jours civils si ce délai est plus long, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudices de dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

La saisie-contrefaçon peut être demandée par le titulaire d’une marque ou par le licencié exclusif.

Pour obtenir une saisie-contrefaçon, il faut saisir sur requête le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où la saisie-contrefaçon doit être faite (il s’agit de l’un des Tribunaux de Grande Instance compétent en matière de Marque, mais à ce jour le Décret les désignant n’a pas été publié).

Cette Requête doit impérativement être présentée par un Avocat.

Nous suggérons de choisir un Avocat spécialisé qui a plus l’habitude de ces opérations, parfois très difficiles et complexes.

La procédure étant formelle et stricte et qu’elle pourrait faire l’objet d’une nullité pour un grand nombre de motifs.

La saisie-contrefaçon peut être descriptive, c’est à dire qu’elle va se limiter à la description des marchandises (s’il s’agit d’une contrefaçon de services la saisie sera toujours descriptive), elle peut aussi être réelle, c’est à dire que des marchandises supposées contrefaisantes vont être réellement saisies.

Afin d’éviter des abus, le Président du Tribunal de Grande Instance pourra subordonner la saisie-contrefaçon à un dépôt de garantie qui servira à indemniser le défendeur si l’action n’est pas fondée.

Nous conseillons, donc, à l’entrepreneur de bien vérifier avec ses Conseils si la saisie-contrefaçon est réellement opportune.

Une fois la saisie-contrefaçon réalisée, il faudra assigner en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent dans un délai de 20 jours ouvrables ou 30 jours civils , sans quoi, la saisie-contrefaçon sera automatiquement nulle.

Action en Contrefaçon et Action en Concurrence déloyale

Pour protéger les Marques à l’international il est possible d’exercer plusieurs actions :
a.) Action en contrefaçon ;
b.) Action en concurrence déloyale ;
c.) Opposition administrative ;
d.) Annulation et déchéance des Marques adverses ;
e.) Dépôt auprès des Douanes d’un dossier, en vue de faire contrôler l’importation des marchandises portant des marques contrefaites etc...etc... A titre d’exemple, on examinera ci-après l’Action en contrefaçon. Au civil, l’Action en Contrefaçon a une double finalité : − d’une part, préserver le droit privatif de Propriété intellectuelle ou Industrielle et

− d’autre part, réparer le préjudice subi (causé par l’atteinte à un tel droit). La réparation se fait par l’octroi de dommages et intérêts. Des sanctions complémentaires sont aussi possibles comme la publication de la décision. L’action en contrefaçon est fondée sur le droit de la Propriété intellectuelle alors que l’action en Concurrence déloyale est fondée sur le droit commun. Cette action est une action fondée sur le régime général de responsabilité du droit français (articles 1382 et 1383 du Code Civil). Elle permet à une entreprise qui n’a aucun titre (à titre d’exemple : Marques, Dessins, Modèles enregistrés etc...etc...) d’obtenir la réparation du préjudice souffert. Cette action qui peut être engagée devant le Tribunal de Commerce nécessite, cependant, qu’une faute puise être démontrée ou présumée. Le succès d’une action en concurrence déloyale est, en effet, subordonné à trois conditions : − a.) Le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute : elle peut être caractérisée par des actes traduisant l’intention de détourner la clientèle : en matière de marque, l’auteur commercialisera par exemple un produit au conditionnement identique ou similaire au leader du marché.

− b.) La preuve d’un préjudice : souvent caractérisé par une perte financière (perte d’un marché, réduction significative des ventes, atteinte à l’image de marque ......)

− c .) La preuve d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

Ces actions supposent donc que le requérant invoque pour l’Action en concurrence déloyale des faits distincts de ceux servant à prouver la contrefaçon.

L’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon sont deux actions distinctes.

Chaque action doit, donc, se fonder sur les faits qui lui sont propres.

Le plus souvent, c’est le parasitisme qui est invoqué.

Le parasitisme consiste à profiter indûment des efforts d’autrui et constitue, ainsi, un comportement déloyal.

Ainsi, on pourra invoquer la contrefaçon en prouvant qu’un tiers a commercialisé une marque et qu’en plus il y a parasitisme, car ce tiers a profité indûment par exemple d’efforts publicitaires et financiers.

Le tiers, s’il est reconnu responsable d’actes de concurrence déloyale sera condamné à réparer l’entier préjudice découlant de ces actes.

Conclusions :

Le contentieux de la Propriété Intellectuelle est, par nature, assez exigeant et très complexe.

Il existe , ainsi, plusieurs moyens d’action et d’exception qui doivent être mûrement réfléchis.

Que vous soyez le demandeur ou le défendeur, il est fortement conseillé de se faire assister par un Avocat, en cas de litige.

                                                 Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN
                                               Avocat aux Barreaux de PARIS et MILAN

Publié le 09/01/2014

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